英国知识产权局在脱欧过渡期结束后出现的新变化

时间:2021-01-27

随着英国“脱欧过渡期”在2020年12月31日如期结束，那些希望在英国继续为自己的知识产权资产提供保护的企业或者个人将不得不去熟悉和了解一套全新的知识产权体系以及英国知识产权局（UKIPO）即将采用的全新运营模式。

本文将罗列出UKIPO在2021年会出现的几大变化。

专利律师资格的转换

自2021年1月1日起，英国的律师将无法再直接代表客户向欧盟知识产权局（EUIPO）提交新的申请。例如，英国的商标所有人将会需要指定一位来自“欧洲经济区（EEA）”的律师来代表其在EUIPO提交申请。

不过，《英国脱欧协议》明确规定如果相关的知识产权申请工作在脱欧过渡期结束之前就已经启动了的话，那么英国的法律代表仍可以继续代表其客户在EUIPO开展业务。

英国送达地址

在英国政府对其在2020年年初发起的“送达地址意见征集活动”的结果作出回应之后，UKIPO也发布了一份业务指南。有关各方对UKIPO提出的、将欧洲经济区从送达地址中删除的提案提出了宝贵的意见。

从2021年1月1日起，根据相关的法律规定，UKIPO只会接受那些送达地址属于英国、直布罗陀或者海峡群岛境内的新申请以及启动争议程序的请求。

这一变更还适用于所有已完成注册的知识产权，诸如专利、商标以及外观设计。

商标

根据《英国脱欧协议》中的规定，UKIPO将会在脱欧过渡期结束之后为欧盟商标所有人提供一种“可比的（comparable）”英国商标权。

具体来讲，自2021年1月1日起，UKIPO可以为每一件已经完成注册工作的商标再创建出一个相对应的英国商标。这件英国商标可以保留最初的申请日期和原优先权日，拥有与此前相同的法律地位（前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的），并且可以作为一件完全独立于此前欧盟商标的英国商标来进行转让、许可以及续展。

在这里需要指出的是，商标所有人无需为获得上述权利而支付任何的费用。同时，尽管UKIPO并不会为商标所有人提供相应的注册证书，但是人们仍可以前往这家知识产权机构的官方网站获取更加具体的信息，并可利用屏幕截屏来证明自己所拥有的权利。

对于那些在脱欧过渡期结束时未完成欧盟商标注册工作的企业、组织或者个人来讲，其将有9个月的时间在英国提出获得相同保护的请求。不过，在这种情况下，上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用，而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。

外观设计

根据《英国脱欧协议》中的规定，在脱欧过渡期结束之后，注册共同体外观设计（RCD）将无法再在英国直接获得保护了。

换句话来讲，自2021年1月1日起，如果人们想在英国以及欧盟剩下的27个成员国中为自己的外观设计提供保护的话，那么其将不得不分别向UKIPO以及EUIPO提交两份申请。

不过，对于那些在“脱欧”过渡期结束之前就已经完成注册工作的RCD而言，这些RCD将能够继续在英国获得保护。具体来讲，在过渡期前就完成注册的RCD可以保留最初的申请日期和原优先权日，拥有与此前相同的法律地位（前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的），并可作为一件完全独立于此前RCD的英国外观设计来进行转让、许可以及续展。

如果企业、组织或者个人未能在脱欧过渡期结束之前提交自己的RCD申请或者进行公开的话，那么其将有9个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。不过，在这种情况下，上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用，而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。

专利

目前，人们既可以选择直接向UKIPO提交一份欧洲专利申请，也可以根据《欧洲专利公约（PCT）》来向欧洲专利局（EPO）提交自己的发明申请。在这里需要指出的是，PCT并不属于欧盟法律的范畴，因此这不会影响到人们的申请工作。

此外，由于EPO并不是一家欧盟的知识产权机构，因此英国脱欧并不会影响到当前的欧洲专利制度。换言之，当前覆盖到英国的欧洲专利不会受到任何的影响。同时，来自英国的欧洲专利律师也能够继续在EPO代表申请办理相关的事务。

来源：中国保护知识产权网

上一篇：英知识产权局要求从2021年开始使用英国送达地址

下一篇：法院公开审理“小熊宝宝系列绘本”侵权案

英知识产权局要求从2021年开始使用英国送达地址

近日，英国知识产权局（UKIPO）宣布更改关于送达地址（AfS）的规则，明确规定自2021年1月1日起，知识产权所有人需提供与新的英国商标申请、听证会和争议程序有关的法律服务的英国地址。该举措是英国脱欧的直接结果，英国从业者称这是“一项公平的变化，并且可能是全球趋势的一部分”。

早在2020年7月，鉴于英国将退出欧盟，UKIPO召开了一次磋商会，提议从UKIPO的AfS规则中删除“欧洲经济区（EEA）”。现在，该机构宣布了磋商结果，并确认正在推进该项提议。因此，从2021年1月1日起，只有属于英国和海峡群岛的送达地址才能用于提交新的申请以及向UKIPO提出启动争议程序的请求。此更改将适用于所有商标、外观设计和专利。

在磋商过程中，95%的人一致支持这一提议，形成了压倒性共识。据该机构称，不赞成的一方“倾向于在英国以外的地方设立总部，或者通常是规模较大的跨国公司，其中许多公司有内部知识产权专家”。更关键的是，UKIPO补充称：“该变化将主要影响非英国申请人，因为他们已经使用英国送达地址的可能性比较小。”

针对这一想法，UKIPO首席执行官蒂姆．莫斯（Tim Moss）表示：“现在，既然英国已经离开欧盟，那么我们制定新的法律以便UKIPO仅接受英国的送达地址，这是正确的做法。我相信，这些变化将有助于在英国建立更加公平的竞争环境。这也反映出我们从1月1日起作为独立国家的新地位。”

毫不意外，大力推动这一修改的特许商标律师协会（CITMA）对公告表示欢迎。CITMA会长理查德．戈达德（Richard Goddard）表示：“这将是一个积极的变化，将有助于保护英国全球领先的知识产权环境，保护在这样的环境中工作的人以及那些依赖英国知识产权法律专业人士的专业知识的企业。从赞成这一变化人数比例上可以明显看出人们对此变化的认同感十分强烈。我们将敦促政府确保议会有足够的时间保证规则能在2021年1月1日生效。”

知识产权从业者克里斯．麦克劳德（Chris McLeod）表示，这是“非常积极的发展。这将纠正如下失衡的局面：英国从业者的EEA竞争对手能够直接与UKIPO交涉。这也将弥补英国脱欧带来的潜在工作损失，以及解决英国从业者从2021年1月1日起将无法直接与欧盟知识产权局（EUIPO）进行交涉的问题。事实上，这对英国从业者来说是英国脱欧带来的非常罕见的积极效应，坦率地说，这一切早该发生了。”

商标律师李．柯蒂斯（Lee Curtis）重申了这一积极影响，他说这是“‘公平的变化’并且似乎是全球趋势的一部分”，特别指出美国专利商标局（USPTO）的一项类似的举措，即要求所有未在美国定居的申请人都必须聘请美国授权律师来提交商标申请和提起诉讼。美国修改规则为了打击欺诈性行为。英国修改规则似乎可以为英国和欧盟的律师创建平等的代表权。

谈到变更将如何影响国内公司的问题时，柯蒂斯解释称，这将“不可避免地导致英国律师工作量的增加，最大的影响可能最终会体现在新的申请和有争议的事项上”。不过，麦克劳德表示，令人担忧的是此举“无法解决的一个问题是，由拥有英国送达地址（但这些地址明显不是真实的）的外国个人和公司提交的申请数量不断增加，英国律师必须与之通信，但几乎总是没有任何回应。”

柯蒂斯补充称，另一个值得注意的问题是，“至少在3年内，这一变化不会影响从欧盟外观设计和商标注册克隆而来的英国外观设计和商标注册”，并且“根据脱欧协议，EEA境内的代表的权利受到保护。但是，不可避免的是，一旦3年期限结束，对EEA代表的要求将与英国和海峡群岛的代表一样。也许可以采用另一种推动措施，将英国律师记录为这些克隆权利的送达地址，而不是等待3年过去再考虑。”

当然，这一举动对于非英国律师而言将是沉重的打击，因为他们可能有一部分诉讼工作来自英国的申请。但是，麦克劳德得出结论，因为新规则“已成定局”，反对者几乎无能为力。随着2021年1月的临近，新的英国商标格局即将成为现实。

来源：中国保护知识产权网

亚马逊与户外用品公司联合起诉造假者

近期，美国电商巨头亚马逊（Amazon）与户外用品公司Yeti在西雅图的一家法院联合向迈克尔．怀特（Michael White）和凯伦．怀特（Karen White）提起了诉讼，称这两名被告在亚马逊美国站点上销售假冒的Yeti商品，包括Yeti的Rambler双层真空杯。

诉讼文件指出，上述两名被告在2020年2月至9月期间非法进口并在亚马逊第三方市场商店销售大量假冒的Yeti品牌商品。

诉讼文件还列出了与上述被告联合起来故意制造、进口、营销、提供和销售假冒Yeti商品的10个未知方。

在2020年3月和4月，美国海关与边境保护局截获了两批带有Yeti标志的杯盖，该杯盖被品牌所有者确认为假冒商品。在对从被告店铺购买到的杯子进行测试后发现该杯子是仿冒品。

诉讼文件还指出：“被告的非法行为侵犯和滥用了Yeti的知识产权，故意欺骗和伤害了亚马逊、Yeti及其客户，损害了亚马逊商店的完整性，并破坏了客户对亚马逊和Yeti的信任。”

这是亚马逊与品牌所有者联手在法院起诉造假者的最新实例。该电商巨头试图弥补其平台上假冒商品泛滥所带来的损失。

亚马逊表示，其已经采取措施处理其平台上出现的假冒商品，例如实施了一系列的品牌保护计划以及作出了识别其平台上的卖家的承诺。但相关人士称，这些措施是远远不够的。

美国服装和鞋类协会表示，亚马逊以及脸书（Facebook）和照片墙（Instagram）等其他平台是假冒商品的主要来源，它希望将这些平台纳入下一版的美国恶名市场年度清单中。

2019年《特别301恶名市场非定期审查报告》涉及5个除美国站点以外的亚马逊站点。亚马逊坚称，其去年在打假和预防欺诈活动上花费了超过5亿美元，这确保了客户浏览的99.9%以上的页面没有有效的假冒通知。

目前，亚马逊和Yeti正请求法院下达禁令并要求获得损害赔偿。

来源：中国保护知识产权网

USPTO商标审理与上诉委员会就商标异议纠纷作出决定

注册商标CHINOOK（适用于佐餐葡萄酒、含汽葡萄酒和啤酒商品）的所有者W. Clay Mackey（以下称为“异议者”）曾对Lawson's Finest Liquids，LLC（以下称为“申请者”）的CHINOOKER'D IPA（适用于啤酒商品）商标申请提出了异议。2020年12月7日，美国专利商标局（USPTO）商标审理与上诉委员会（TTAB）以异议者未在啤酒上使用CHINOOK商标为由撤销了适用于啤酒类别的CHINOOK商标的注册，并认定适用于啤酒商品的CHINOOKER'D IPA商标不太可能会与异议者适用于佐餐葡萄酒和含汽葡萄酒的注册商标CHINOOK产生混淆。该委员会的商标决定与USPTO的其他决定不一致，此前USPTO认为啤酒和葡萄酒是关联产品，当上述两个商标相似或相同时这可能会引起混淆。

为什么TTAB会认定两个商标不会产生混淆？

未使用商标和普通法权利

TTAB批准了申请者要求撤销异议者适用于啤酒的CHINOOK的注册的请求。申请者称，异议者自1992年9月3日（申请日）起至少连续3年未在啤酒商品上使用CHINOOK商标。异议者未能反驳申请者的论点，因此，用于啤酒类别的CHINOOK商标注册被视为无效。考虑到用于啤酒的CHINOOK商标注册已被视为无效这一事实，异议者只能辩称其对于适用于啤酒类别的CHINOOK商标拥有在先的普通法权利，这种权利使得申请者的CHINOOKER'D IPA商标可能与异议者的注册商标产生混淆。但是，由于chinook是用来酿造啤酒的多种啤酒花，因此TTAB确定CHINOOK在用于销售啤酒时是通用的，也不受普通法权利的保护。

两个商标之间产生混淆的可能性

在确定上述两个商标之间产生混淆的可能性时，TTAB根据In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F. 2d 1357, 177 USPQ 563中列出的13个因素对证据进行了分析。在本案例中，TTAB发现，根据相关杜邦因素（Du Pont factors），对异议者有利的地方在于两个商标所适用的商品是相似的，贸易渠道是相似的，而且消费者的等级是相似的。对申请者有利的地方在于两个商标是不同的。尽管TTAB认为两个商标在外形和发音上是相似的，但两个商标的不同含义产生了不同的商业印象，这并不会使消费者产生混淆。在这种情况下，TTAB解释称，CHINOOK暗示着与太平洋西北地区的联系，而CHINOOKER'D IPA给人一种喝了Chinook啤酒花制成的啤酒而喝醉的商业印象。因此，这两个商标给人的商业印象的不同足以确定CHINOOK和CHINOOKER'D IPA之间不可能会产生混淆。

TTAB的商标决定

TTAB在异议者提出异议申请的6年后作出了最终决定。由此可见，完成商标异议程序是非常漫长的。

来源：中国保护知识产权网

印度：未获利也可构成商标侵权

在Tirumala奶制品私人有限公司诉Swaraj印度行业有限公司一案中，马德拉斯高等法院下达的临时禁令证实了以下观点：尽管被告未对带有系争商标的产品或服务进行销售，原告依然可以提起商标侵权诉讼。法院禁止被告使用任何与原告的注册商标“Thirumala”和“Thirumala Milk”相似的商标。蒂鲁马拉（Tirumala）是印度知名的朝圣之地。

被告使用的商标“Tirumalaa Daairy”与原告的商标相似。尽管商标的拼写不同，但不易辨别。从1998年以来，原告一直将商标“Thirumala Milk”用在奶制品上。“Tirumala Milk”和“Thirumala Milk-Source of Purity”等相关的商标已在第16类和第29类注册。被告在相同类别申请注册“Tirumalla Oil Refinery”和“Tirumalla device”商标。

原告提出反对，被告反诉称该商标为其原创的。被告接近原告的客户和企业伙伴，并在线上和线下宣传带有系争商标“Tirumalaa Daairy”的产品。由于语音相似且存在欺骗的可能性，原告起诉被告公司及其董事仿冒和侵权商标，并寻求1千万卢比（约合13.5万美元）的损害赔偿。

被告对马德拉斯高等法院对此案的管辖权提出异议，反对原告的诉讼主张并称原告通过隐瞒重要事实误导法院。

原告称由于他们在清奈地区经营生意，法院有权就此作出裁决。法院支持原告的这一观点。

被告还表示，原告提交了过高的营销和广告数据，以误导法院对原告市场地位的认识。法院拒绝审查这些账目，并称“在庭审过程中被告可随时就销售额和广告支出等数据的真实性对注册会计师进行盘问”。

原告称“Tirumala”商标通过使用获得显著性，与原告的产品直接相关。法院支持原告的这一说法。被告反驳称，原告不能独占该商标。法院指出，被告积极宣传其产品，但实际上并没有在市场上销售产品。法院认定被告使用相似商标是为了利用原告的声誉。此举构成假冒。

商标注册处在原告登记该商标时提出问题是因为该商标已用于两个不同行业的产品和服务上。原告解释称，他们在获得注册后会在其他的行业领域使用商标。

法院驳回了被告的所有主张，认为原告有权获得商标保护。被告承诺对其标签和包装作出实质性改变，并称其将在奶制品上使用“Moosips”商标。被告还提交了新包装的设计，以较小的字体印上了“Tirumalaa”的商标。原告对此表示反对。法院称作出修改的承诺不够真诚。法院对被告下达临时禁令，直至法院作出最后的裁决。

此案表明，即使侵权人未获利，非法使用商标也会产生影响。在开始销售产品前采用侵权商标推广产品等同于实际销售侵权。法院的裁决证实，尽管侵权人未获利，其行为也可能构成商标侵权。

来源：中国保护知识产权网